Introducción
Tradicionalmente se ha establecido que las marcas cumplen una doble función: primero, como signos individualizadores de un producto o servicio, y, segundo, como indicadores de un origen empresarial determinado, respecto del producto o servicio respectivo. Así, frente al consumidor, las marcas permiten no sólo la identificación de un producto o servicio ofrecido en el mercado, sino, también, la asociación de un origen empresarial específico como responsable de este producto o servicio.
En consecuencia, a fin de evitar posibles confusiones en el consumidor, la mayoría de las legislaciones tratan de impedir el registro de marcas que pudieren ser semejantes a otras, previamente registradas a nombre de terceros, en relación con productos o servicios relacionados.
En el caso de los países miembros del Pacto Andino, se ha establecido que dicha prohibición no sólo opera ante la oposición que pudiere presentar el titular de la marca previamente registrada, en defensa de su signo, sino que la misma Oficina de Marcas de cada país debe adelantar un examen de oficio, a fin de impedir el registro posterior de un signo semejante, en grado de confusión, a otro previamente registrado.
La aplicación estricta de dicha prohibición, en ejercicio de la facultad oficiosa en cabeza de la administración, ha derivado en el desconocimiento, por parte de la Oficina de Marcas de Colombia, de posibles acuerdos de coexistencia que los titulares de las marcas en potencial conflicto hubieren podido pactar, en ejercicio de su voluntad libre y privada.
En consecuencia, en numerosas ocasiones, la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) ha negado el registro de marcas, que considera semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas, incluso a pesar de que los titulares de estas hubieren llegado a un acuerdo de coexistencia marcaria.
El fin teóricamente pretendido por la entidad no es logrado en la práctica
Considera la SIC que es su deber impedir la coexistencia de este tipo de signos en el registro en aras de proteger el interés superior del consumidor, quien se vería abocado a confusión de permitirse el registro de marcas semejantes a otras previamente registrada.
Sin embargo, dicha consideración parte de una premisa falsa y desconoce la realidad del mercado y de los efectos que los acuerdos de coexistencia, válidamente celebrados entre particulares, generan en este.
En efecto, sin ánimo de desconocer el loable propósito de protección del consumidor que ha fundamentado la posición de la SIC, no es menos cierto que la denegación del registro de una marca nueva, con fundamento en un registro previo, a pesar del acuerdo de coexistencia al que hubieren llegado sus titulares, no ha impedido que dicha marca, aún con registro denegado, se use efectivamente en el comercio y el consumidor se enfrente a ella.
Ingenuamente pretende o asume la SIC que el titular de una solicitud de registro de marca denegado se abstendrá de utilizar dicho signo en el mercado, pero la realidad es otra. En efecto, la negativa del registro de un signo no impide, en modo alguno, que este sea usado en el mercado y que el consumidor se vea expuesto al mismo en los canales comerciales; más aún, cuando su responsable cuenta con un acuerdo de coexistencia celebrado con quien, legítimamente, podría verse afectado por el uso de la nueva marca e impedir su uso.
Incluso, en muchos casos las partes involucradas ni siquiera optan por la celebración de un acuerdo de coexistencia de marcas, sino que, de forma sencilla, el titular de la marca previamente registrada se limita a emitir una autorización o carta de consentimiento, a fin de que el interesado en usar el nuevo signo los use en el mercado, incluso en el evento en que su registro sea negado por la SIC.
En consecuencia, la intención última de la SIC, evitar la posible confusión del consumidor, no se cumple por la simple negación del registro de la nueva marca. Incluso, es usual que este tipo de acuerdos incluyan cláusulas de no agresión en las cuales se establece que el titular de la marca registrada no iniciará acciones en contra del titular de la nueva marca por el uso de esta, incluso en caso de que el registro de esta última sea denegado por la autoridad.
De esta forma, negar el registro de la nueva marca no sólo no protege al consumidor de un eventual riesgo de confusión, sino que, además, deja a su titular desprovisto de prerrogativas legales adecuadas para la protección y gestión de dicho nuevo signo, como un activo empresarial importante.
Desincentivo del uso del sistema de registro
No parece entonces viable que la SIC, bajo la negación del registro de marca pretendido, considere que evita que el consumidor se vea expuesto a riesgo de confusión entre signos que, en todo caso, van a estar disponibles en el mercado.
La facultad oficiosa de la entidad no puede extenderse entonces a la posibilidad de desconocer acuerdos de coexistencia de marcas, con el propósito único de fundar decisiones simplemente teóricas, que no tienen ningún efecto real de protección en el mercado.
En efecto, decisiones de esta naturaleza, carentes de fundamentos pragmáticos y basadas en supuestos hipotéticos y abstractos, niegan, de forma injustificada, la protección marcaria a nuevos actores del mercado.
Así, decisiones fundadas en una interpretación exagerada de la facultad oficiosa de la SIC desestimulan a nuevos empresarios de acudir al sistema de protección de derechos de propiedad industrial, debido a la incertidumbre que suposiciones de este tipo generan, frente a la realidad que estos encuentran en el mercado.
Es necesario entonces que la entidad recapacite sobre la posibilidad de proteger, de forma oficiosa, marcas registradas respecto de las cuales su titular no considera la existencia de posible riesgo de confusión en relación con un signo nuevo y, además, ha llegado a acuerdos pacíficos de coexistencia marcaria.
En conclusión, es preciso que la autoridad revise los resultados reales que su posición actual genera en el mercado, a fin de verificar la viabilidad de modificar la misma y de aceptar el registro de signos involucrados en acuerdos de coexistencia de marcas válidamente celebrados. No tiene sentido práctico alguno propender por una supuesta perfección teórica del registro de marcas administrado por la SIC si este no refleja, o la menos intenta reflejar, la realidad del mercado.
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